上海知識產(chǎn)權(quán)法院法官
付凡
上海知識產(chǎn)權(quán)法院法官助理
摘要：《商標法》第五十九條第三款規(guī)定一般被稱為商標在先使用抗辯或商標先用權(quán)抗辯。該制度旨在彌補商標注冊制的缺陷，以保護商標在先使用人的合法權(quán)益。商標在先使用抗辯的適用，需考慮商標權(quán)人與在先使用人間的利益平衡。本文從商標在先使用抗辯制度保護既存商譽的立法本意出發(fā)，進一步厘清了其中“原使用主體”及“原使用地域”的認定問題。
商標在先使用抗辯的適用，需考慮商標權(quán)人與在先使用人間的利益平衡?！霸褂梅秶毕薅嗽谙仁褂萌死姹Ｗo的邊界，涉及對原使用主體、原使用商標、原使用商品或服務、原使用地域及原使用方式的限定。本文從商標在先使用抗辯制度保護既存商譽的立法本意出發(fā)，進一步厘清了其中“原使用主體”及“原使用地域”的認定問題。
【案情介紹】
上訴人（原審被告）：華潤置地（廈門）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司安達仕酒店（簡稱安達仕酒店）
上訴人（原審被告）：華潤置地（廈門）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱華潤廈門公司）
被上訴人（原審原告）：陳某
陳某系第10400859號“糖立方”及第10902851號“”注冊商標的注冊人，上述商標核定服務類別均為第43類“咖啡館、餐館”等，其中“糖立方”商標的申請日為2012年1月9日。陳某在浙江省溫州市經(jīng)營“糖立方”甜品店，該店曾入選相關(guān)自媒體“2017溫州十佳餐廳之最小清新甜品店”，大眾點評網(wǎng)、搜狐微博上可查詢到網(wǎng)民于2016年、2017年、2019年對該店鋪的介紹及評價。一審過程中，陳某提交的菜單、禮券及2020年和2021年間的多份賬單、發(fā)票等處均使用了“糖立方”。
安達仕酒店系華潤廈門公司設立的不具備法人資格的分支機構(gòu)，在福建省廈門市的安達仕酒店內(nèi)經(jīng)營“SUGAR PAVILION 糖立方”餐廳，其公眾號文章介紹該餐廳于2019年9月23日開業(yè)。
大眾點評網(wǎng)搜索結(jié)果顯示，案外人華潤（深圳）有限公司君悅酒店（簡稱深圳君悅酒店）經(jīng)營的“糖立方”甜品店于2010年6月開業(yè)。該店曾于2011年被認證為“廣東省餐飲服務食品安全量化分級管理A級單位”，3房網(wǎng)、搜狐廣東頻道及新浪微博“深圳君悅酒店”2011年發(fā)布的相關(guān)文章中介紹了該甜品店。新浪微博“沈陽君悅酒店”及“大連君悅酒店”介紹，其各自經(jīng)營的“糖立方”甜品店分別于2013年和2014年開業(yè)。
陳某以安達仕酒店使用“SUGAR PAVILION 糖立方”的行為侵害其涉案兩個注冊商標專用權(quán)，安達仕酒店系華潤廈門公司的分支機構(gòu)為由，起訴請求判令安達仕酒店、華潤廈門公司停止侵權(quán)并共同賠償10萬元。
安達仕酒店、華潤廈門公司共同辯稱：（一）被訴行為屬于在原有范圍內(nèi)使用在先使用的有一定影響的商標，不構(gòu)成侵權(quán)。從消費者認知角度，應將不同城市的同一品牌酒店認定為同一個“地域”。鑒于深圳君悅酒店在先使用“糖立方”并具有一定影響，且萬象城、君悅酒店集團、“糖立方”已形成三位一體的共生關(guān)系，故被訴行為屬于在原地域范圍內(nèi)使用“糖立方”標識。（二）陳某未實質(zhì)性使用“糖立方”商標，不應判決安達仕酒店、華潤廈門公司承擔賠償責任。
【法院審判】
上海市浦東新區(qū)人民法院一審認為：（一）被訴侵權(quán)標識“糖立方”與陳某的“”商標不構(gòu)成近似商標，與“糖立方”商標構(gòu)成在相同服務上使用的相同商標；（二）并無證據(jù)證明深圳君悅酒店與安達仕酒店間的關(guān)聯(lián)性，即便二者間存在集團公司內(nèi)部架構(gòu)上的關(guān)聯(lián)性，但現(xiàn)有證據(jù)未能證明深圳君悅酒店“糖立方”餐飲店的影響力已擴張至廈門，故安達仕酒店、華潤廈門公司的在先使用抗辯不成立，被訴行為構(gòu)成對陳某“糖立方”商標的侵權(quán)；（三）在案證據(jù)證明陳某實際使用了“糖立方”商標，綜合考慮該商標知名度一般、餐飲服務地域限制性較強等因素，判決安達仕酒店停止侵權(quán)，華潤廈門公司賠償陳某11494元。
一審判決后，安達仕酒店、華潤廈門公司不服，向上海知識產(chǎn)權(quán)法院提起上訴。
上海知識產(chǎn)權(quán)法院二審認為：（一）安達仕酒店與深圳君悅酒店雖存在一定關(guān)聯(lián)關(guān)系，但二者系兩個獨立法人分別設立的分支機構(gòu)，故安達仕酒店無權(quán)以深圳君悅酒店在先使用的事實提出抗辯；（二）由于餐飲服務的消費方式具有較強的地域限制性，兩上訴人并未舉證證明深圳君悅酒店“糖立方”餐飲店的影響力已擴張至廈門市，故被訴行為也不在深圳君悅酒店在先使用事實的原地域范圍內(nèi)；（三）關(guān)于兩上訴人所稱的三位一體對應關(guān)系，酒店內(nèi)設餐廳的命名系商業(yè)選擇范疇，不能因為曾在品牌酒店內(nèi)開設過某一品牌的餐廳，就認為該品牌酒店集團之后開設的其他酒店內(nèi)的餐廳必定會使用相同的餐廳品牌。本案中，在“糖立方”商標的注冊申請日前，僅有深圳君悅酒店在深圳市的君悅酒店內(nèi)經(jīng)營一家“糖立方”餐飲店，尚難以證明“糖立方”標識已如兩上訴人所稱與萬象城、君悅酒店產(chǎn)生穩(wěn)定的對應關(guān)系。綜上，兩上訴人的商標先用權(quán)抗辯不能成立。法院據(jù)此作出二審判決：駁回上訴，維持原判。
【案例評析】
《中華人民共和國商標法》第五十九條第三款規(guī)定：“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識。”
該規(guī)定一般被稱為商標在先使用抗辯或商標先用權(quán)抗辯。該制度旨在彌補商標注冊制的缺陷，以保護商標在先使用人的合法權(quán)益，其中“原使用范圍”限定了商標在先使用人利益的保護邊界，涉及對原使用主體、原使用商標、原使用商品或服務、原使用地域和原使用方式的限定。本案主要涉及“原使用主體”和“原使用地域”的認定問題。
商標在先使用抗辯制度的立法本意
商標的生命在于使用。使用行為使得商標產(chǎn)生指示商品來源的作用，將商標從不具有財產(chǎn)價值的商業(yè)符號，轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌驇碡敭a(chǎn)性利益的財富鑰匙。商標法相關(guān)制度的核心，即在于保護此種承載著商譽價值的財富鑰匙。我國采取商標注冊制，即商標專用權(quán)因注冊而取得。囿于商標注冊主義模式的限制，行政部門并不就申請人是否實際使用其申請注冊的商標進行審查，導致實踐中部分行為人通過搶注他人在先使用并有一定影響的未注冊商標謀取不正當利益。此時，若對在先使用人不加以保護，一方面將放縱商標惡意搶注行為，擾亂市場競爭秩序；另一方面將剝奪在先使用人已經(jīng)形成的在先利益，妨礙消費者基于商標商譽形成的信賴利益選購商品或服務，與商標法旨在維護市場競爭秩序、降低消費者選擇成本的理念背道而馳。因此，我國商標法在2013年修改時新增了商標在先使用抗辯制度。
商標在先使用抗辯制度通過限制商標權(quán)人的部分專用權(quán)，使得商標權(quán)人不因非自身使用行為而獲利、在先使用人的投入不因未申請注冊而消滅，實現(xiàn)商標權(quán)人與在先使用人之間的利益平衡，彌補了商標注冊主義模式不關(guān)注實際使用行為的缺陷，契合了商標法以使用為靈魂的制度宗旨。從這個意義出發(fā)，對于在先使用抗辯制度中原使用范圍的認定，應以商標權(quán)人與在先使用人間的利益平衡為指導，在不過分損害商標權(quán)人利益的情況下，給予在先使用人適當?shù)谋Ｗo。具體認定中，可通過判斷在先使用人的使用行為賦予商業(yè)符號的商譽價值多少，進而判斷在先使用人抗辯權(quán)的涵蓋范圍大小。
原使用主體的認定
商標在先使用抗辯中，使用自身商標的在先使用人當然屬于原使用主體，但對于在先使用人的被許可人、受讓人等是否可基于在先使用人的使用行為主張該抗辯，存在一定爭議。筆者認為，應以使用人的使用行為是否會導致在注冊商標申請后產(chǎn)生新的商譽為標準，來認定該使用人是否有權(quán)主張該抗辯。
《商標法》第五十九條第三款規(guī)定的商標在先使用僅系一種限制注冊商標專用權(quán)的事由，并非一種法定的、可以許可或者轉(zhuǎn)讓的、積極意義上的“使用權(quán)”。[1]因此，在先使用人并不因其在先使用行為本身，而獲得限制他人使用相同或近似商標的絕對權(quán)。在先使用人創(chuàng)造的既存商譽雖在一定程度上能夠輻射至被許可人，但商譽系因商標使用行為而產(chǎn)生，不會僅因許可行為而轉(zhuǎn)嫁至被許可人。鑒于商標在先使用抗辯制度意在保護既存商譽，被許可人是否可成為主張該抗辯的適格主體，取決于其自身是否在注冊商標申請日前使用了被訴商標。通常情況下，在先使用人通過自身經(jīng)營擴大經(jīng)營規(guī)模，需要一段時間的努力和積累，較難在短時間內(nèi)達到較大規(guī)模；但通過發(fā)放許可的方式擴大經(jīng)營規(guī)模更為容易，且被許可人的整體數(shù)量難以控制。若無條件地允許在先使用人通過發(fā)放許可的方式擴張經(jīng)營規(guī)模，對商標注冊人利益造成的不利影響將難以預料。從這個意義上來說，不應允許在注冊商標申請日之后才開始使用被訴商標的被許可人主張在先使用抗辯。
同理，在先使用商標的受讓人是否構(gòu)成在先使用抗辯的適格主體，取決于其自身的使用行為是否早于注冊商標申請日并有一定影響。但若受讓人受讓的并非僅是在先使用人使用的商標，而是包括該商標所涉業(yè)務整體經(jīng)營權(quán)的承繼性質(zhì)的轉(zhuǎn)讓，此時在先使用商標的既存商譽整體轉(zhuǎn)移至受讓人，并不會擴大市場中現(xiàn)存的使用主體數(shù)量，也沒有創(chuàng)造新的不同種商譽。在此情況下，允許繼受者主張在先使用抗辯，通常并不損害注冊商標權(quán)人的利益。因此，此種基于承繼關(guān)系的受讓人可援引在先使用人的使用行為提出在先使用抗辯。
關(guān)于在先使用人的關(guān)聯(lián)方，即一方控制、共同控制另一方或?qū)α硪环绞┘又卮笥绊懀约皟煞交騼煞揭陨鲜芡豢刂?、共同控制的主體，在內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司與深圳市周一品小肥羊餐飲連鎖管理有限公司侵害商標權(quán)及不正當競爭糾紛案中，廣東省高級人民法院認為，周一品小肥羊公司系有限責任公司，與其法定代表人作為業(yè)主經(jīng)營的“周一品小肥羊店”是兩個獨立的民事主體，不存在任何權(quán)利義務上的轉(zhuǎn)讓和繼受關(guān)系，故周一品小肥羊公司不能援引“周一品小肥羊店”的在先使用行為提出抗辯。[2]由此可知，即便兩個主體系關(guān)聯(lián)主體，但由于二者彼此獨立、并不存在商譽共享，關(guān)聯(lián)主體不得援引在先使用人的使用行為提出抗辯。但對于不具備獨立法人資格的分支機構(gòu)而言，雖然其以自己的名義對外從事民事活動，但該種民事活動以其隸屬企業(yè)法人的授權(quán)為限，財務核算需并入隸屬企業(yè)法人，民事責任也由隸屬企業(yè)法人承擔。因此，分支機構(gòu)的使用行為事實上等同于其隸屬企業(yè)法人自身的使用行為，分支機構(gòu)有權(quán)以其隸屬企業(yè)法人的在先使用行為提出在先使用抗辯。
本案中，兩上訴人以華潤置地集團內(nèi)部其他獨立法人設立的分支機構(gòu)深圳君悅酒店的在先使用行為提出在先使用抗辯，但安達仕酒店與深圳君悅酒店作為兩個獨立法人分別設立的分支機構(gòu)，不存在業(yè)務經(jīng)營等方面的承繼關(guān)系。且安達仕酒店與君悅酒店系華潤置地集團旗下兩個不同的酒店品牌，二者并不存在商譽共享。因此，兩上訴人無權(quán)以深圳君悅酒店在君悅酒店在先使用“糖立方”的行為，主張其在安達仕酒店開設“糖立方”餐廳的行為系原使用主體的繼續(xù)使用。
原使用地域的認定
司法實踐中，關(guān)于原使用地域的認定問題曾存在兩種標準：一種是嚴格限制具體地址，另一種是僅限制知名度輻射區(qū)域。筆者認為，根據(jù)商標在先使用抗辯制度保護既存商譽的立法本意，既存商譽所及之地即為原使用地域。
就服務商標而言，由于服務往往只能在某一地域范圍內(nèi)提供，其固有流動性較弱，從而導致服務商標能夠影響的消費者地域范圍較窄。但將其限定在某一具體地址也不具有合理性，限定范圍通常應為在先使用人所在省市范圍內(nèi)。例如，僅在某一城市經(jīng)營的美容店，外地消費者通常不會因該店知名而跨地域來消費，故一般難以認定其有一定影響的地域范圍擴展至其未曾開展經(jīng)營的其他城市。但無論是通過本地消費者的口耳相傳，抑或是根據(jù)當前消費者使用較多的各類點評類軟件，美容店的影響力都并不僅局限于其所在的具體店址或街鎮(zhèn)，其使用行為產(chǎn)生的既存商譽至少足以覆蓋所在的市級區(qū)域；當在先使用人在該地域范圍內(nèi)的其他地址開設同一品牌的分店時，消費者仍會將該品牌與其相關(guān)聯(lián)?？梢?，此種使用行為主觀上不會造成相關(guān)主體的混淆誤認，客觀上不會對注冊商標權(quán)人的市場造成實質(zhì)性沖擊，應認定其仍系在原使用地域范圍內(nèi)使用原商標。
就商品商標而言，商品可通過物流運輸?shù)确绞戒N往全國各省市，固有流動性較強，故商品商標既存商譽輻射的地域范圍在理論上沒有限制，但也不能因此認為其在先使用抗辯可及于全國范圍，仍應根據(jù)商品商標在先使用的既存商譽范圍來認定其原使用地域的范圍，主要以該商品在各地域的知名度高低為認定依據(jù)。例如，農(nóng)夫山泉牌礦泉水在全國各地的大中小型商超均有售賣，而潤田牌礦泉水主要集中于江西省范圍內(nèi)售賣，二者的商譽輻射地域范圍顯然不同。
本案中，深圳君悅酒店在深圳市的君悅酒店內(nèi)在先使用“糖立方”商標經(jīng)營甜品店，由于餐飲服務的消費方式具有較強的地域限制性，該在先商標的影響力至多能覆蓋深圳市。由于并無證據(jù)證明該商標的商譽影響已擴張至廈門市，即便是深圳君悅酒店在廈門開設“糖立方”餐廳，也不屬于在原地域范圍內(nèi)使用該商標，更遑論安達仕酒店在廈門開設“糖立方”餐廳的行為，故其無權(quán)主張在先使用抗辯。
注釋：
[1]李揚：商標在先使用抗辯研究，載《知識產(chǎn)權(quán)》2016年第10期。
[2]參見廣東省高級人民法院（2014）粵高法民三終字第27號民事判決書。
來源：《中國知識產(chǎn)權(quán)》雜志第190期
